Aggiornato all’8 ottobre 2026 · A cura dell’Avv. Carmine Coviello
In sintesi: durante un’opposizione, un accordo di coesistenza può trasformare il conflitto in regole verificabili, ma non basta una generica promessa di “non contestazione”. Il testo deve identificare i segni interessati, separare prodotti, servizi, territori e canali, disciplinare le forme grafiche ammesse, indicare che cosa accade alle domande pendenti e regolare futuri depositi, licenziatari, distributori, violazioni, cessioni e uscita dall’accordo. Il ritiro dell’opposizione va coordinato con obblighi reciproci già eseguibili e con il calendario della procedura.
Un’opposizione a una domanda di marchio non deve necessariamente concludersi con una decisione dell’ufficio. Se gli interessi commerciali sono compatibili, le parti possono negoziare un perimetro di convivenza e tradurlo in un contratto. L’obiettivo non è dichiarare astrattamente che due marchi “possono convivere”, ma ridurre in modo concreto il rischio di confusione e fissare obblighi applicabili anche quando cambieranno prodotti, mercati o società del gruppo.
La distinzione dall’approfondimento generale sul funzionamento degli accordi di coesistenza tra marchi è importante: qui l’attenzione è sulla redazione operativa quando un’opposizione è già pendente o imminente.
Che cos’è un accordo di coesistenza durante un’opposizione?
È un contratto con cui due titolari definiscono le condizioni alle quali useranno e proteggeranno segni uguali o simili. Secondo la WIPO, la coesistenza può essere organizzata delimitando territori e settori di attività. Nella pratica, il perimetro può riguardare anche prodotti, servizi, canali di vendita, clientela, elementi grafici e modalità di presentazione.
L’accordo è però un contratto tra le parti: non cancella automaticamente i motivi di rifiuto previsti dalla legge, non vincola soggetti terzi e non impedisce agli uffici di applicare le norme di propria competenza. Nel sistema del marchio dell’Unione europea, i motivi relativi di rifiuto e la procedura di opposizione sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2017/1001 nella versione consolidata vigente. Per questo il contratto va coordinato con gli atti da compiere davanti a EUIPO, UIBM o all’autorità interessata.
Quando conviene negoziare e quando no?
La coesistenza può avere senso quando le imprese operano in segmenti realmente separabili, quando il conflitto riguarda solo una parte della specifica merceologica o quando modifiche verificabili al branding riducono il rischio. Può essere utile anche se entrambe le parti hanno interesse a evitare tempi, costi e incertezza di una decisione.
Non è invece una scorciatoia automatica. Prima di trattare occorre verificare la solidità dei diritti, l’uso effettivo, la reputazione del segno, i mercati futuri e il costo di una limitazione. La ricerca di anteriorità e la sorveglianza dei diritti permettono di capire se il conflitto è isolato o segnala un rischio più ampio. La guida sui controlli da svolgere prima del deposito aiuta invece a ricostruire le scelte che hanno generato la sovrapposizione.
Quali verifiche fare prima della prima proposta?
- Titoli e titolarità: numeri di domanda o registrazione, intestatari, rinnovi, rivendicazioni di priorità e catena delle cessioni.
- Segni effettivamente usati: versioni verbali e figurative, colori, payoff, packaging, domini e profili social.
- Prodotti e servizi: specifiche registrate, offerta reale, progetti documentati e sovrapposizioni commercialmente significative.
- Territori e canali: negozi fisici, e-commerce, marketplace, app, distributori e campagne pubblicitarie transfrontaliere.
- Procedimenti pendenti: opposizioni, domande contestate, diffide, azioni giudiziali e relative scadenze.
- Uso e prove: documenti che possono essere necessari se il procedimento prosegue.
- Vincoli contrattuali: licenze, franchising, distribuzione ed esclusiva che potrebbero limitare la capacità di assumere nuovi obblighi.
Se il marchio è inserito in un’operazione societaria, questi controlli vanno raccordati alla due diligence IP prima del closing. Un accordo non censito può incidere sul valore e sulla libertà di utilizzo dell’asset.
Le clausole operative che non dovrebbero mancare
| Clausola | Che cosa deve definire | Rischio se resta generica |
|---|---|---|
| Segni interessati | Domande, registrazioni, varianti e loghi coperti | Incertezza su rebranding e nuove versioni |
| Prodotti e servizi | Elenchi positivi, esclusioni e possibili estensioni | Conflitto quando l’offerta evolve |
| Territorio e canali | Paesi, marketplace, app, social, domini e pubblicità | Sovrapposizione digitale non prevista |
| Presentazione del segno | Colori, elementi distintivi aggiuntivi, dimensioni e contesto | Regole impossibili da misurare o far rispettare |
| Procedura pendente | Limitazione, consenso, ritiro e sequenza degli atti | Opposizione ritirata prima della prestazione altrui |
| Depositi futuri | Notifica, consultazione, silenzio e soglie di contestazione | Nuove opposizioni sullo stesso perimetro |
| Terzi collegati | Licenziatari, affiliati, distributori, franchisee e aventi causa | Elusione indiretta degli obblighi |
| Violazioni e rimedi | Diffida, termine di correzione, urgenza, danni e risoluzione | Reazione sproporzionata o inefficace |
| Durata e cambiamenti | Cessione, cambio di controllo, cessazione e sopravvivenza | Accordo inapplicabile dopo una riorganizzazione |
Non basta indicare le classi di Nizza
La classe è un contenitore amministrativo, non una fotografia del mercato. Due servizi nella stessa classe possono essere lontani; attività collocate in classi diverse possono essere complementari. È quindi preferibile descrivere le attività consentite e vietate con linguaggio commerciale comprensibile, collegandole alle specifiche dei titoli ma senza sostituire l’analisi concreta.
Canali digitali, keyword advertising e domini
Molti accordi storici non prevedevano marketplace, social o annunci basati su parole chiave. Oggi occorre stabilire chi può acquistare determinate keyword, come presentare il marchio negli annunci, quali domini sono ammessi e come gestire account, handle e app. Se una parte opera attraverso distributori esteri, le regole devono essere coerenti con le clausole IP del contratto di distribuzione.
Come coordinare l’accordo con l’opposizione?
La sequenza degli adempimenti è decisiva. La parte che ha presentato l’opposizione non dovrebbe rinunciarvi sulla base di intese non firmate o di obblighi ancora indeterminati. Normalmente il testo deve indicare chi deposita ciascun atto, presso quale ufficio, entro quale data e con quali allegati. Se la domanda contestata deve essere limitata, conviene rendere la nuova specifica parte integrante dell’accordo.
È utile distinguere almeno quattro atti: consenso alla registrazione, impegno a non opporsi entro il perimetro concordato, limitazione della domanda e ritiro dell’opposizione. Non sono formule intercambiabili. La guida su come usare l’opposizione per reagire a un marchio concorrente simile offre il contesto procedurale da valutare prima di rinunciare allo strumento.
Se le parti scelgono una soluzione assistita, la mediazione può essere prevista nel contratto o concordata successivamente. Le linee guida WIPO sul deposito di una mediazione evidenziano la natura consensuale del procedimento; gli esempi di mediazione WIPO in controversie IP mostrano come la soluzione possa comprendere licenze, pagamenti, modifiche d’uso e impegni commerciali più ampi di una decisione sull’opposizione.
Video di inquadramento: la registrazione del marchio
Nel video del canale COVIELLO LAW FIRM sono richiamati i motivi per cui la registrazione è centrale nella tutela del brand. L’accordo di coesistenza interviene in una fase diversa: gestisce il conflitto tra diritti o domande già esistenti. È possibile guardare il video sulla registrazione del marchio su YouTube.
Come gestire violazioni, espansione e cambio di controllo?
L’accordo dovrebbe prevedere una procedura graduata: comunicazione scritta con prove, termine ragionevole per correggere, eccezione per i casi urgenti e scelta del foro o del metodo alternativo di risoluzione. È utile stabilire quali condotte costituiscono violazione materiale e quali richiedono soltanto un adeguamento.
Servono poi regole per nuovi prodotti, acquisizioni e società del gruppo. Un’impresa può acquistare un marchio o un concorrente che cade nell’area riservata all’altra parte. La clausola di cambio di controllo deve chiarire se l’accordo prosegue, può essere rinegoziato o consente il recesso. Lo stesso vale per la cessione del marchio: il contratto deve stabilire se e come vincolare l’avente causa.
Checklist finale prima della firma
- I marchi sono identificati con numero, territorio, titolare e versione del segno?
- Prodotti, servizi, clienti e canali ammessi sono descritti in modo verificabile?
- La disciplina comprende siti, marketplace, pubblicità, social, domini e app?
- È allegato il testo esatto della limitazione o dell’atto da depositare?
- Il ritiro dell’opposizione avviene soltanto dopo gli adempimenti concordati?
- Future domande e nuovi territori seguono una procedura di notifica?
- Licenziatari, distributori, affiliati e aventi causa sono vincolati?
- Sono regolati violazione, correzione, urgenza, durata e cambio di controllo?
- Il portafoglio IP e il sistema di sorveglianza sono aggiornati con l’accordo?
Domande frequenti
L’accordo obbliga EUIPO o UIBM a registrare il marchio?
No. Regola i rapporti tra le parti, mentre l’ufficio applica le norme e valuta gli aspetti di propria competenza. Il testo deve quindi essere coordinato con la procedura e non presentato come una garanzia di registrazione.
Il consenso e il ritiro dell’opposizione sono la stessa cosa?
No. Il consenso esprime una posizione sulla registrazione; il ritiro chiude l’iniziativa processuale dell’opponente. L’accordo deve descrivere l’atto richiesto e il momento esatto in cui compierlo.
È sufficiente separare i marchi per territorio?
Non sempre. L’e-commerce, la pubblicità online e i social superano i confini. Spesso servono anche limiti per prodotti, canali, clientela, presentazione del segno e campagne digitali.
Che cosa accade se una parte concede il marchio in licenza?
Il contratto dovrebbe imporre alla parte interessata di trasferire gli obblighi rilevanti al licenziatario e di rispondere delle violazioni previste. In assenza di questa clausola, la coesistenza può essere compromessa da soggetti formalmente estranei all’accordo.
L’accordo elimina la necessità di sorvegliare i marchi?
No. Occorre controllare sia il rispetto dell’accordo sia le nuove domande di terzi. La sorveglianza resta essenziale per decidere tempestivamente se negoziare, opporsi o intervenire con altri strumenti.
Valutare una soluzione negoziale senza perdere la posizione procedurale
Prima di limitare una domanda o ritirare un’opposizione, è opportuno verificare diritti, uso, mercati futuri e sequenza degli adempimenti. Per un’analisi del conflitto e la redazione delle clausole, consulta il servizio dello Studio dedicato alle opposizioni al marchio e alla gestione della trattativa.