Garanzie e manleve nelle licenze IP: chi risponde per contraffazione?
Aggiornato al 12 ottobre 2026 — A cura dello Studio Legale Coviello, attività professionale dedicata alla tutela di marchi, brevetti, design, know-how e contratti di proprietà intellettuale.
Nelle licenze di marchi, brevetti, software e know-how, una clausola generica secondo cui il licenziante “garantisce il diritto” raramente basta. Il contratto dovrebbe separare fatti dichiarati, impegni futuri, rimedi e manleve, precisando chi gestisce una contestazione di terzi, quali costi sono coperti, quali limiti si applicano e che cosa accade se l’uso autorizzato deve essere sospeso o modificato.
Perché garanzia e manleva non sono la stessa clausola
La WIPO descrive gli accordi di licenza tecnologica come contratti vincolanti nei quali il titolare consente l’uso di diritti di proprietà intellettuale a condizioni definite. La stessa organizzazione sottolinea che non esiste un contratto standard adatto a ogni operazione. Non sorprende, quindi, che una licenza debba costruire con precisione il proprio sistema di responsabilità.
Nel linguaggio negoziale internazionale ricorrono quattro categorie, da adattare alla legge scelta:
- dichiarazioni: descrivono fatti presenti o passati, per esempio la titolarità indicata in un allegato o l’assenza di contestazioni note;
- garanzie: attribuiscono rilievo contrattuale a determinate assicurazioni e collegano la loro violazione a rimedi specifici;
- obblighi di condotta: impongono attività future, come mantenere una registrazione, cooperare nella difesa o rispettare gli standard qualitativi;
- manleve: allocano il costo di perdite o pretese definite e stabiliscono le condizioni per ottenere il rimborso o l’assunzione della difesa.
Confondere questi piani crea zone grigie. Una dichiarazione inesatta non chiarisce automaticamente chi paga l’avvocato incaricato di rispondere a una diffida; una manleva molto ampia non risolve chi può scegliere il difensore o concludere una transazione. La guida WIPO sulla negoziazione delle licenze include infatti, tra le condizioni da trattare, garanzie, esclusioni, indennizzo, responsabilità e assicurazione. È utile anche confrontare questi profili con le regole su legge applicabile, foro e arbitrato nei contratti IP internazionali.
Quali garanzie chiedere al licenziante
Il punto di partenza è normalmente la titolarità o legittimazione: il licenziante dichiara di essere titolare, licenziatario autorizzato o comunque dotato del potere di concedere i diritti descritti. L’allegato dovrebbe identificare registrazioni, domande, territori, classi, famiglie brevettuali, versioni software o documenti di know-how. Una formula astratta non sostituisce un inventario controllabile.
Occorre poi disciplinare lo stato dei diritti: rinnovi e tasse, procedure pendenti, opposizioni, nullità, decadenze, limitazioni, pegni, cessioni o licenze anteriori. Se il diritto è non esclusivo, il contratto deve dirlo chiaramente; se è promesso un campo d’uso esclusivo, vanno verificati gli accordi già conclusi. La due diligence IP serve proprio a trasformare dichiarazioni generiche in informazioni documentate.
Più delicata è la garanzia di non contraffazione. Nessun controllo può escludere in assoluto diritti di terzi non ancora pubblicati, fatti non comunicati o interpretazioni future. È spesso più realistico negoziare una dichiarazione qualificata dalla conoscenza del licenziante, elencare le ricerche svolte e distinguere il diritto concesso dalla libertà di realizzare e commercializzare il prodotto. In ambito brevettuale, la differenza è evidente: possedere un brevetto non equivale automaticamente ad avere libertà di attuazione, come spiega l’approfondimento sul brevetto dipendente e la libertà di attuazione.
Quando il rischio dipende dal licenziatario
Il licenziatario dovrebbe assumere le conseguenze di attività che controlla: uso oltre il territorio o il settore autorizzato, modifica del segno o della tecnologia, associazione con elementi di terzi, pubblicità non approvata, difetti del prodotto, violazioni regolatorie, sublicenze non consentite. Per i marchi sono essenziali standard di qualità e approvazione; per software e contenuti tecnologici vanno mappate dipendenze, componenti open source, dati e integrazioni decise dal licenziatario.
| Rischio | Informazione da verificare | Allocazione da negoziare |
|---|---|---|
| Titolarità o potere di licenziare | Registri, catena delle cessioni, deleghe e licenze a monte | Garanzia del licenziante, rimedio e manleva per difetto di titolo |
| Pretesa di un terzo | Diffide, contenziosi, ricerche e limiti noti | Notifica, difesa, cooperazione, transazione e spese |
| Uso non autorizzato | Territorio, canali, campo d’uso e modifiche | Responsabilità del licenziatario e cessazione dell’uso |
| Perdita o limitazione del diritto | Scadenze, rinnovi, opposizioni e mantenimento | Obbligo di informazione, cura, sostituzione o recesso |
| Know-how riservato | Misure di segretezza, accessi e restituzione | Obblighi di sicurezza, incident response e rimedi |
Come deve funzionare la manleva per richieste di terzi
La clausola dovrebbe definire innanzitutto l’evento coperto: una semplice contestazione scritta, un procedimento giudiziario, un sequestro, una richiesta cautelare o una decisione definitiva. Attendere una sentenza irrevocabile può lasciare scoperti anni di spese; coprire ogni comunicazione senza filtri può invece incentivare costi non controllati.
La procedura deve essere altrettanto precisa. Il beneficiario comunica tempestivamente la pretesa e trasmette i documenti; la parte obbligata alla manleva può assumere la difesa con professionisti adeguati; l’altra parte conserva il diritto di partecipare quando esiste un conflitto di interessi. La cooperazione deve coprire prove, registri, persone informate e documenti tecnici, con una regola chiara sui costi.
La transazione merita una previsione autonoma. Chi controlla la difesa non dovrebbe poter accettare, senza consenso, obblighi che riconoscano una violazione, limitino il business, impongano una licenza, incidano sulla validità del titolo o comportino pagamenti a carico dell’altra parte. Il consenso, d’altra parte, non dovrebbe essere negato irragionevolmente quando la soluzione libera integralmente il beneficiario e non gli impone obblighi non monetari.
La direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale disciplina strumenti di tutela civile nell’Unione, ma non sostituisce la ripartizione contrattuale dei costi tra licenziante e licenziatario. La clausola deve quindi specificare se copre onorari ragionevoli, consulenti tecnici, importi transattivi, danni liquidati, ritiro dei prodotti, rietichettatura, distruzione, interruzione del servizio e comunicazioni alla clientela.
Rimedi operativi: non basta promettere un rimborso
In una licenza strategica la priorità può essere la continuità operativa. Per questo conviene prevedere una sequenza di rimedi: ottenere un nuovo diritto d’uso; modificare o sostituire la tecnologia o il segno; ridurre il campo della licenza; sospendere temporaneamente l’uso; ritirare prodotti; risolvere il contratto e regolare scorte, dati, materiali, royalties e assistenza alla migrazione.
Quando la licenza termina, le parti devono coordinare la manleva con le clausole di sopravvivenza. Il rischio non scompare nel giorno della cessazione: prodotti già venduti, campagne ancora visibili o reclami successivi possono proseguire. Per le scorte è utile il modello illustrato nell’articolo sul periodo di sell-off dopo la scadenza della licenza di marchio.
Limiti di responsabilità, esclusioni e assicurazione
Cap e manleva vanno letti insieme. Un limite generale pari alle royalties pagate può essere sproporzionato se il rischio principale è una sospensione commerciale; una responsabilità illimitata per ogni violazione può essere altrettanto ingestibile. Le opzioni includono un cap aggregato, un sottolimite o “super-cap” per i rischi IP, franchigie, soglie minime e coperture collegate a polizze effettivamente disponibili.
Occorre verificare se danni indiretti, perdita di profitto, perdita di dati o danno reputazionale siano esclusi e se l’esclusione contraddica la stessa manleva. Le eccezioni per dolo, condotte intenzionali, violazione della riservatezza, uso fuori licenza o obblighi non derogabili dipendono dalla legge applicabile e non possono essere copiate da un modello straniero senza analisi.
Il regolamento Roma I consente alle parti di scegliere la legge applicabile entro il quadro europeo. La scelta deve coordinarsi con foro o arbitrato, territorio della licenza, luogo della violazione e norme inderogabili. Il contratto dovrebbe anche chiarire quale lingua prevale e come notificare una contestazione urgente.
Know-how e segreti commerciali
Per il know-how, la garanzia non riguarda soltanto la titolarità ma anche la conservazione della segretezza. La direttiva (UE) 2016/943 sui segreti commerciali collega la tutela, tra l’altro, all’adozione di misure ragionevoli per mantenere segrete le informazioni. Accessi nominativi, cifratura, tracciamento, divieto di reverse engineering ove consentito, formazione, restituzione e cancellazione verificabile diventano quindi elementi sostanziali, non meri dettagli informatici.
Checklist prima della firma
- Allegare l’elenco esatto dei diritti concessi, con titolari, numeri, territori, scadenze e limitazioni.
- Ricostruire la catena di titolarità da dipendenti, inventori, autori, consulenti e precedenti licenzianti.
- Elencare controversie, diffide, opposizioni, accordi di coesistenza e licenze confliggenti conosciuti.
- Distinguere titolarità, validità e libertà di attuazione o commercializzazione.
- Definire gli usi autorizzati e le condotte del licenziatario che escludono o riducono la copertura.
- Regolare notifica, difesa, scelta dei consulenti, cooperazione, transazione e obbligo di mitigazione.
- Stabilire perdite coperte, momento del pagamento, prova documentale, cap, franchigie ed eccezioni.
- Prevedere rimedi tecnici e commerciali se il diritto non è più utilizzabile.
- Coordinare manleva, assicurazione, riservatezza, audit, royalties, cessazione e sell-off.
- Verificare legge applicabile, foro o arbitrato e norme inderogabili nei mercati interessati.
Il controllo economico non si esaurisce nella responsabilità: rendiconti e verifiche devono consentire di quantificare anche esposizioni, riserve e importi dovuti. A questo scopo è utile coordinare la clausola con un audit delle royalties e dei rendiconti di licenza. Per una panoramica delle clausole di una licenza di marchio si può consultare anche la guida di BrandRegistrato sulle clausole essenziali e i controlli e il contributo dello Studio sul contratto di licenza di marchio.
Per comprendere il rapporto tra compensi, controllo e sfruttamento del segno è disponibile anche il video dello Studio “Royalties e marchio”.
Domande frequenti
Il licenziante deve sempre garantire che non esistano diritti di terzi?
No. Un’assicurazione assoluta può essere impossibile o non proporzionata. Si può negoziare una garanzia circoscritta, qualificata dalla conoscenza, sostenuta da ricerche documentate e accompagnata da rimedi e manleva.
La manleva comprende automaticamente le spese legali?
Non è prudente presumerlo. Il contratto dovrebbe indicare spese ragionevoli, consulenti, perizie, costi cautelari, transazioni e modalità di approvazione e pagamento.
Chi decide se transigere con il terzo?
La parte che controlla la difesa può avere il potere di negoziare, ma il consenso dell’altra è normalmente necessario quando la soluzione impone ammissioni, obblighi non monetari, limiti al business o incide sulla validità del diritto.
Un cap generale limita anche la manleva IP?
Dipende dal testo. La manleva può rientrare nel cap, avere un limite separato o esserne esclusa. Cap, esclusioni dei danni e rimedi devono essere letti come un unico sistema.
La polizza sostituisce una clausola di manleva?
No. L’assicurazione può finanziare parte del rischio, ma ha condizioni, esclusioni, franchigie e massimali propri. Il contratto deve coordinare copertura assicurativa e obblighi tra le parti.
Revisione di una licenza IP
Prima della firma è opportuno costruire una matrice dei rischi basata su titoli, territorio, prodotti, contraenti e possibili pretese di terzi. Lo Studio Legale Coviello assiste imprese e titolari nella redazione e revisione di contratti di concessione in licenza, comprese garanzie, manleve, royalties, audit e disciplina della cessazione.
Fonti istituzionali
- WIPO, Exchanging Value – Negotiating Technology Licensing Agreements.
- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale.
Questo approfondimento ha finalità informativa generale e non sostituisce l’analisi del singolo contratto, della legge applicabile e dei fatti rilevanti.